Рейтинг@Mail.ru

"Серые" импортеры против корпораций, владеющих брендами с мировой известностью: кто победил?

Объем параллельного, или как его еще называют "серого" импорта, то есть ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателя товарного знака, растет с каждым годом. Вместе с ним растет и накал страстей в борьбе мировых корпораций, владеющих известными брендами, с представителями российского малого и среднего бизнеса, импортирующего оригинальные товары "в обход" официальных дистрибьюторов на территории России. В наибольшей степени это коснулось рынка автозапчастей, детских товаров и лекарств (в том числе орфанных).

Проблема заключается в том, что правоприменительная практика долгое время была весьма противоречивой по вопросу приравнивания нарушения прав на товарный знак к контрафакту.

Например, оригинальные запчасти BMW, купленные у официального дилера в Германии и ввезенные в РФ без согласия официального дистрибьютора в РФ, – они контрафактные или нет? С одной стороны, товарный знак нанесен правообладателем, им же введен в оборот, то есть товар не контрафактный. С другой стороны, ввоз товара, содержащего товарный знак, является самостоятельным видом использования товарного знака, следовательно, при отсутствии согласия правообладателя, имеет место нарушение прав на товарный знак.

Положения ч. 1 ст. 14.10 КоАП предусматривают ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в виде наложения административного штрафа на юридических лиц от 50 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Статья 1252 Гражданского кодекса предусматривает достаточно большую вариативность мер по защите исключительных прав на товарный знак, в том числе предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков или выплате компенсации, об изъятии товара.

Пункт 4 ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены кодексом.

Анализируя вышеприведенные нормы, возникают вопросы:

  • образует ли состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, ввоз на территорию РФ товара, произведенного правообладателем и введенного им в оборот за пределами РФ?
  • Насколько отвечает принципам справедливости и соразмерности применение конфискации как к контрафактным, так и к оригинальным товарам, ввезенным без согласия правообладателя?

К сожалению, правоприменительная практика в отношении параллельного импорта напоминала качели.

Все началось в 2003 году, когда арбитражный суд подтвердил законность привлечения ООО "К-2" (неуполномоченного импортера) к административной ответственности за импорт косметики NIVEA (постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 марта 2004 г. по делу № А21-7412/03-С1), фактически приравняв "серый" импорт к контрафакту.

Однако в 2009 году ВАС РФ рассмотрел дело о Porsche Cayenne S (определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 2008 г. по делу № А40-9281/08-145-128). Суд указал, что ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ наступает только в отношении оборота контрафактного товара, то есть при незаконности нанесения товарного знака.

Вообще это определение фактически породило два вида нарушения прав на товарный знак, разделив их по деликтности:

  • публично-правовой деликт – ввоз контрафактного товара, то есть товара с незаконно нанесенным товарным знаком;
  • гражданско-правовой деликт – ввоз оригинального товара без согласия правообладателя, на который требования об изъятии и уничтожении не распространяются.

ВАС РФ последовательно придерживался этой позиции и развил ее в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части КоАП РФ". В п. 8 этого постановления указано, что ст. 14.10 КоАП РФ применяется только тогда, когда предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, то есть к контрафактным товарам.

Однако, позицию ВАС РФ о недопустимости изъятия и уничтожения "серого" импорта суды фактически игнорировали.

При этом суды, опираясь на правовую позицию, изложенной в п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 о том, что согласно ст. 1484 ГК РФ, ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, делали вывод о контрафактности "серого" импорта в силу ст. 1252 ГК РФ и, как следствие, удовлетворяли требования правообладателей об изъятии и уничтожении такого товара (постановление ФАС Московского округа от 29 декабря 2011 г. по делу № А40-12515/11-27-104).

Зачастую, помимо требования об изъятии и уничтожении, суды удовлетворяли требования правообладателя о запрете на введение в гражданский оборот в будущем товаров, содержащих принадлежащий истцу товарный знак (постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу № А41-42709/10).

Встречались и иные требования: например, о вывозе товара с территории РФ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2014 г. по делу № А40-22890/13).

Некоторую определенность в вопросе правовых последствий "серого" импорта пытался внести Президиум Суда по интеллектуальным правам, утвердив Постановлением от 26 февраля 2015 г. № СП-23/4 "Справку о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

В абз. 12 п. 2 Справки указано, что ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения, ответственность за что установлена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, и в том случае, если правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в Российской Федерации является иное лицо.

Более того, СИП четко сформировал свою позицию о том, что ст. 1515 ГК РФ предусматривает изъятие из оборота и уничтожение товаров, только если товарный знак на них размещен незаконно. В отношении "серого" импорта данное требование правообладателя удовлетворению не подлежит (постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2014 г. № А41-42585/2012).

Вообще дело № А41-42585/2012 по торговой марке Nissan можно назвать иллюстрацией движения судебной практики навстречу "серым" импортерам. Дело ходило по инстанциям с 2012 года и окончательная точка в нем была поставлена лишь 5 сентября прошлого года (определение ВС РФ от 5 сентября 2017 г. № 305-ЭС14-7669).

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
С хронологией рассмотрения дела
№ А41-42585/2012 и текстами судебных решений можно ознакомиться в системе "Гарант". 
Получите полный доступ на 3 дня бесплатно! 
Получить доступ

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2013 г. № А41-42585/12 были признаны незаконными действия по ввозу товаров, маркированных товарными знаками Nissan, удовлетворены требования об изъятии и уничтожении товара, взыскано 100 тыс. руб. компенсации. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2013 г. № 10АП-4060/13 решение изменено, удовлетворены требования о запрете обществу осуществлять без согласия компании использование спорных товарных знаков, включая ввоз, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории РФ.

СИП отменил судебные акты и направил на повторное рассмотрение, указав на недопустимость изъятия и уничтожения оригинального товара (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2014 г. № С01-915/2014 по делу № А41-42585/2012).

Итогом прохождения еще двух кругов по судам трех инстанций стал отказ в иске. При этом суды мотивировали свое решение следующим:

Требование о запрете действий может быть предъявлено только к длящимся действиям, а доказательств того, что ввоз товара с товарным знаком Nissan являлся длящимся на момент рассмотрения дела не представлено.

Товар не может быть признан контрафактным, поскольку истец признает, что товарный знак нанесен правообладателем либо с его согласия, следовательно, основания для взыскания компенсации согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ отсутствуют.

Смену судебного вектора в сторону "серых" импортеров всячески поддерживает ФАС России, считая попытки правообладателей препятствовать "серому" импорту актом ограничения конкуренции, и регулярно выдает предписания правообладателям о недопустимости недобросовестной конкуренции (ст. 14.8 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"). Арбитражные суды начали поддерживать ФАС России (решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2017 г. по делу № А40-159212/17)

Что же касается потребителей, то в большинстве случаев "серый" импорт – это способ получить желаемый товар дешевле и в обход санкций.

Таким образом, объективная необходимость в формировании четкой позиции по "серому" импорту назрела давно.

Именно нарушением принципа правовой определенности в вопросе "серого" импорта была мотивирована жалоба ООО "ПАГ" в Конституционный суд Российской Федерации. По результатам рассмотрения жалобы было принято Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П, от которого все ждали четкого окончательного ответа по правомерности "серого" импорта и справедливости применения к нему санкций, как к контрафакту.

Фактически Суд дал арбитражным судам полную свободу в этом вопросе, обозначив лишь некоторые реперные точки:

  • несмотря на указание в ГК РФ на национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, в РФ действует региональный (ЕАЭС) принцип исчерпания исключительного права на товарный знак;
  • изъятие и уничтожение "серого" импорта возможно лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей;
  • суды должны обеспечивать соразмерность санкции совершенному правонарушению. В любом случае размер компенсации правообладателю за ввоз "серого" импорта должен быть меньше компенсации за контрафакт;
  • суды при рассмотрении вопроса о допустимости параллельного импорта должны исходить из недопустимости злоупотребления исключительным правом на товарный знак, выходящее за разумные пределы защиты правообладателем своего экономического интереса, применяя в противном случае правомочие суда отказать в иске либо снизить размер неблагоприятных последствий для другой стороны спора;
  • следование правообладателя товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение, и как следствие, – отказ в судебной защите.

Обобщая изложенное, можно сделать несколько выводов:

  1. Очевидно движение в сторону разрешения "серого" импорта. Безусловным плюсом для "серых" импортеров стало указание КС РФ на незаконность изъятия и уничтожения такого товара.

  2. КС РФ, указав, что не подлежит судебной защите исключительное право на товарный знак, если используется правообладателем как средства недобросовестной конкуренции или как реализация режима санкций в отношении РФ, так и не указал квалифицирующие признаки того, где проходит граница между реализацией правообладателем исключительного права на товарный знак и злоупотреблением этим правом. Это дает почву для очередной вариативности выносимых судами решений, где одним правообладателям предоставят защиту, а другим откажут.